El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

El libro extracta la jurisprudencia emanada tanto de las cuestiones prejudiciales como la de los recursos interpuestos frente a las sentencias del Tribunal General, la ordena y la anota allí donde resulta oportuno.
Libros
Rafael García Pérez
Marzo 2019
1076 págs.
978-84-9020-785-7
978-84-9020-786-4
La Ley
LA LEY
Papel
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Hoy en día resulta inconcebible aplicar el Derecho de marcas sin recurrir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no solo por tratarse de un Derecho armonizado al detalle, sino porque la actividad del Tribunal en este ámbito es tremendamente prolífica.

El Derecho de Marcas de la Unión Europea en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia aborda de forma exhaustiva los cientos y cientos de sentencias y autos del Tribunal de Justicia (incluyendo aquellas muchas resoluciones que no tienen versión en español) para ofrecer una exposición sistematizada y coherente del Derecho de marcas. El libro extracta la jurisprudencia emanada tanto de las cuestiones prejudiciales como de los recursos frente a las sentencias del Tribunal General, la ordena y la anota allí donde resulta oportuno. Todo ello se hace, además, no acumulando la jurisprudencia por aluvión, sino ensamblándola de forma guiada, de manera que la jurisprudencia es convenientemente introducida y la obra puede leerse de manera coherente prescindiendo de los extractos jurisprudenciales. Esta técnica, unida a un índice muy detallado y a un índice de voces, permite localizar de forma eficaz la jurisprudencia apropiada para la resolución de los problemas jurídicos y convierte a El Derecho de Marcas de la Unión Europea en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia en un instrumento indispensable para jueces, abogados y agentes de propiedad industrial.

A la utilidad de la obra se une su actualidad: se encuentra totalmente adaptada al Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, a la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, de marcas, y a la reforma de la Ley de Marcas llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de la Directiva de marcas.

PREFACIO

NOTA PRELIMINAR

MODO DE CITA ABREVIADA DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA

1. EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

1.1. Fundamento 

1.2. Fuentes 

2. LA MARCA

2.1. Marcas de productos y marcas de servicios 

2.2. Las funciones de la marca 

2.3. Los tipos de marca 

3. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

3.1. Introducción 

3.2. Signos que no pueden constituir una marca 

3.3. Falta de carácter distintivo (en concreto) 

3.4. Signos descriptivos   

3.5. Signos que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca 

3.6. Prohibiciones relativas a las marcas tridimensionales  

3.7. Marcas engañosas 

3.8. La marca registrada de mala fe 

3.9. Otras 

3.10.La distintividad sobrevenida 

4. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS

4.1. Introducción 

4.2. La doble identidad 

4.3. El riesgo de confusión 

4.4. Derechos anteriores 

5. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE

5.1. Introducción 

5.2. Aspectos terminológicos 

5.3. Protección facultativa para los Estados miembros (antes de la reforma) 

5.4. Criterios para determinar si la marca goza de renombre 

5.5. Ámbito territorial 

5.6. Conclusión: ¿Cuándo goza una marca de renombre? 

5.7. Requisitos para la protección 

5.8. Marca renombrada y AdWords 

5.9. Uso de una marca de automóviles para modelos a escala reducida 

6. SIGNIFICADO DEL ART. 10.6 DE LA DIRECTIVA 2015 (ART. 5.5 DIRECTIVA 2008)

7. LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA MARCA

7.1. Introducción 

7.2. Finalidad 

7.3. Carácter tasado 

7.4. Supuestos que no suponen limitaciones al derecho de marca 

7.5. El requisito de que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial 

7.6. Las limitaciones en particular 

8. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

8.1. Introducción 

8.2. El Tratado y la Directiva 

8.3. Agotamiento «comunitario», no internacional 

8.4. El agotamiento provoca la extinción de los derechos exclusivos del titular 

8.5. El agotamiento entra en juego únicamente en relación con los ejemplares amparados por el consentimiento 

8.6. El art. 15.1 de la Directiva no concede, por sí mismo, una acción de cesación al titular de la marca 

8.7. Lo relevante es que el titular de la marca pueda controlar la primera comercialización de los productos en el EEE, y no si los productos fueron comercializados por primera vez en el mismo 

8.8. El consentimiento 

8.9. La comercialización 

8.10. Prueba de que concurren los requisitos para el agotamiento 

8.11. Agotamiento y publicidad 

8.12. El agotamiento en los casos de marcas con un origen común 

8.13. Motivos legítimos que impiden el agotamiento 

8.14. En particular, la importación paralela de medicamentos 

8.15. En el caso de AdWords 

9. LA LICENCIA DE MARCA

9.1. Introducción 

9.2. Concepto y diferencia con el contrato «de servicio» 

9.3. Ejercicio por el titular de acciones contra el licenciatario incumplidor 

9.4. El licenciatario de una marca de la UE puede ejercitar acciones de violación del derecho de marca aunque la licencia no esté inscrita en el Registro 

10. LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA

10.1. Introducción 

10.2. Ratio 

10.3. Armonización total y concepto autónomo de Derecho de la Unión 

10.4. Requisitos para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia 

10.5. Interpretación del término «tolerancia» 

10.6. Interrupción de la prescripción 

11. EL USO EFECTIVO DE LA MARCA

11.1. Introducción 

11.2. Ratio 

11.3. El uso de la marca: un concepto de Derecho de la UE 

11.4. Uso efectivo y CUP 

11.5. Requisitos para que exista uso efectivo 

11.6. Las marcas internacionales no están excluidas de la exigencia de uso efectivo 

11.7. El período de gracia: 5 años a partir del registro de la marca 

11.8. Fecha de referencia para el cómputo del plazo de 5 años en el procedimiento de oposición (marcas de la Unión) 

11.9. Apreciación de la existencia de uso efectivo 

11.10. Ámbito territorial del uso efectivo 

11.11. La prueba del uso de la marca 

11.12. Uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo 

11.13. Uso de una marca como parte integrante de una marca compuesta, o conjuntamente con otra marca 

11.14. Uso de la marca en el caso de familias de marcas (remisión) 

11.15. Uso efectivo de la marca para productos que se han dejado de comercializar 

11.16. Uso efectivo y marcas defensivas 

11.17. Colocación de la marca en obsequios a los clientes (remisión) 

11.18. Uso de la marca Zara para la prestación de servicios de transporte 

11.19. Las causas que justifican la falta de uso 

 12. LA CADUCIDAD DE LA MARCA

12.1. Introducción 

12.2. Caducidad por vulgarización 

12.3. Caducidad por inducción al público a error 

12.4. Caducidad por falta de uso (remisión) 

12.5. Declaración a posteriori de la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique (remisión) 

13. ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA MARCA DE LA UE

14. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (I): REQUISITOS

14.1. Introducción 

14.2. Uso de la marca 

14.3. En el tráfico económico 

14.4.  ¿En el marco de la propia comunicación comercial? 

14.5. Sin el consentimiento del titular 

14.6. Para productos o servicios (en relación con productos o servicios) 

14.7.  ¿A título de marca? 

14.8. Menoscabo de las funciones de la marca 

14.9. Existe violación del derecho de exclusiva a pesar de que el tercero sea titular de una marca posterior 

15. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (II): CASOS PARTICULARES

15.1. Introducción 

15.2. Compra de productos situados en un Estado no miembro a través de un mercado electrónico (eBay) 

15.3. Compra de un producto en una web de un Estado no miembro 

15.4. Acceso desde el territorio cubierto por la marca a un sitio de Internet en el que se venden productos claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en terceros Estados (remisión) 

15.5. Supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos signos en los productos con el fin de efectuar su primera comercialización en el EEE 

15.6. Uso de AdWords por eBay 

15.7. Importación (remisión) 

15.8. El problema del tránsito 

16. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA (III): LAS ACCIONES DE VIOLACIÓN DE LA MARCA

16.1. La Directiva 48/2004 se aplica a los procedimientos relativos a una violación de los derechos conferidos por una marca de la Unión 

16.2. La cesación 

16.3. La «indemnización razonable» del art. 11 del Reglamento 2017 

16.4. Legitimación colectiva 

16.5. Supuestos procesales particulares en caso de violaciones de marcas de la UE 

17. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA

17.1. Legitimación 

17.2. La marca de la UE declarada nula carece de efectos desde el principio 

17.3. Examen de la EUIPO y alegaciones de las partes 

17.4. Falta de uso en el procedimiento de nulidad ante la EUIPO: cuestión previa 

17.5. El menoscabo de las funciones de la marca también se exige en el marco de la acción de nulidad (coexistencia de marcas durante un largo período) 

17.6. La alegación de que existe abuso de derecho no es pertinente en un procedimiento de nulidad absoluta 

17.7. Marca de la UE: fecha relevante para la apreciación de la existencia de una prohibición absoluta en el marco de un procedimiento de nulidad (remisión) 

17.8. Declaración a posteriori de la nulidad o caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique 

17.9. La validez de una marca internacional o nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión 

17.10.Plazo para la presentación de las pruebas ante la EUIPO (remisión) 

17.11.La marca registrada de mala fe (remisión) 

17.12.Diferencias entre los apartados 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento 2017 (remisión) 

18. MARCAS COLECTIVAS

18.1. Función esencial de las marcas colectivas 

18.2. Las disposiciones del Reglamento relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse mutatis mutandis a las marcas individuales de la Unión 

18.3. Las disposiciones del Reglamento sobre riesgo de confusión son aplicables a las marcas colectivas 

18.4. La excepción a la prohibición absoluta de registro de los signos que puedan servir para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios 

19. MARCAS Y DIRECTIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO: RESPONSABILIDAD

19.1. Introducción 

19.2. Servicios de referenciación (AdWords) 

19.3. Operadores de mercados electrónicos (eBay) 

20. MARCAS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA

20.1. Introducción: la regulación de la Directiva 2015 

20.2. Relación existente entre la Directiva de marcas y la de publicidad comparativa 

21. MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

21.1. Introducción 

21.2. El caso Gorgonzola 

21.3. El caso Bavaria I 

21.4. El caso Bavaria II 

21.5. El caso Cognac 

21.6. El caso Port Charlotte 

22. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

23. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL

23.1. Sobre el Acuerdo ADPIC 

23.2. Sobre el Convenio de la Unión de París 

23.3. Aspectos de Derecho internacional privado 

24. ASPECTOS REGISTRALES Y PROCEDIMENTALES

24.1. Aspectos registrales comunes a las marcas nacionales y de la UE 

24.2. Marcas nacionales: Aspectos registrales 

24.3. Marcas de la UE: Aspectos registrales y procedimentales 

25. ¿QUÉ ÓRGANO PUEDE INTERPONER UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE MARCAS?

26. MARCAS Y BREXIT

27. NORMAS DE DERECHO TRANSITORIO DE LA DIRECTIVA Y DEL DERECHO NACIONAL

ÍNDICE ANALÍTICO

 

Rafael García Pérez

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